對(duì)《擁有文字注冊(cè)商標(biāo)可以隨意添加圖案嗎?》一文的討論
2021-02-07 15:34:42
案例重播
2010年8月26日，日文版發(fā)布“有注冊(cè)商標(biāo)可以隨意添加圖案嗎？——XX國(guó)際貿(mào)易有限公司冒充注冊(cè)商標(biāo)案簡(jiǎn)析，文中所述案情為:某局執(zhí)法人員在現(xiàn)場(chǎng)檢查XX國(guó)際貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)消毒劑廠時(shí)，發(fā)現(xiàn)公司生產(chǎn)的消毒劑塑料桶標(biāo)簽均使用馬頭文字、馬頭圖案和注冊(cè)標(biāo)志，公司只能提供馬頭文字標(biāo)志的注冊(cè)證明，不能提供其他商標(biāo)注冊(cè)證明。
在定性處理公司行為時(shí)，執(zhí)法人員有兩種不同的意見(jiàn)。第一種意見(jiàn)認(rèn)為，公司的行為屬于自行變更注冊(cè)商標(biāo)；第二種意見(jiàn)認(rèn)為，公司在使用商標(biāo)時(shí)添加了馬頭圖案，改變了原注冊(cè)商標(biāo)認(rèn)可的內(nèi)容，商標(biāo)表現(xiàn)形式發(fā)生了實(shí)質(zhì)性變化，構(gòu)成新商標(biāo)，因此公司的行為構(gòu)成冒充注冊(cè)商標(biāo)。經(jīng)過(guò)研究，調(diào)查人員和審計(jì)人員最終采納了第二種意見(jiàn)。
案例討論
(一)
由于申請(qǐng)圖形商標(biāo)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)高、時(shí)間長(zhǎng)，現(xiàn)實(shí)中許多企業(yè)在申請(qǐng)文字商標(biāo)注冊(cè)后使用商標(biāo)時(shí)都會(huì)添加一個(gè)圖形。按照筆者的理解，企業(yè)的商標(biāo)使用行為有以下幾種情況:一是圖形放在文字標(biāo)記旁邊，或者上或者下，或者左或者右，看起來(lái)像一個(gè)整體，但實(shí)際上是可以區(qū)分的；二是把單詞標(biāo)記放在圖形中間，形成一個(gè)整體；第三，圖形和字標(biāo)雖然在一個(gè)平面上，但是相隔很遠(yuǎn)，是兩個(gè)獨(dú)立的元素。
我認(rèn)為，在使用書(shū)面注冊(cè)商標(biāo)時(shí)添加圖形是否違法，屬于何種違法行為，要根據(jù)具體情況來(lái)確定。在上述第一種情況下，如果企業(yè)只在文字標(biāo)記的右上角或右下角標(biāo)注注冊(cè)商標(biāo)，而不在圖形上標(biāo)注注冊(cè)商標(biāo)，那么該行為既不是自改注冊(cè)商標(biāo)，也不是冒充注冊(cè)商標(biāo)。即使圖案大，文字小，只要兩者能夠獨(dú)立區(qū)分，圖形就可以視為商品獨(dú)立使用的另一個(gè)商標(biāo)。我國(guó)《商標(biāo)法》僅對(duì)部分商品的商標(biāo)使用實(shí)行強(qiáng)制注冊(cè)原則，普通商品使用未注冊(cè)商標(biāo)不違法。但是，企業(yè)要承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。在相同或者近似的商品上，圖形與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的，該行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。如果企業(yè)直接在添加圖形的右上角或者右下角標(biāo)注注冊(cè)商標(biāo)，則該行為構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)行為。第二種情況，圖形和文字構(gòu)成一個(gè)整體，不能分離的，無(wú)論是否標(biāo)注注冊(cè)商標(biāo)，都可以視為自行變更注冊(cè)商標(biāo)的行為。商標(biāo)注冊(cè)人此時(shí)使用的商標(biāo)不僅與原注冊(cè)商標(biāo)直接相關(guān)，而且與原注冊(cè)商標(biāo)圖樣不符。在第三種情況下，該圖形可視為該商品的另一個(gè)商標(biāo)或包裝裝潢，與第一種情況相同。同時(shí)要注意是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)或者假冒知名商品的獨(dú)特包裝裝潢。
在這種情況下，消毒劑并不是法律法規(guī)規(guī)定必須使用注冊(cè)商標(biāo)的商品。雖然馬頭圖案大于馬頭文字，但只要兩者能夠獨(dú)立區(qū)分，且一個(gè)公司不在馬頭圖案上添加注冊(cè)商標(biāo)，則不構(gòu)成自行變更注冊(cè)商標(biāo)的行為，也不構(gòu)成冒充注冊(cè)商標(biāo)的行為。注冊(cè)商標(biāo)直接標(biāo)注在馬頭圖案上的，該行為構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)的行為，執(zhí)法人員還應(yīng)當(dāng)查明公司使用馬頭圖案是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
□黃小立
(II)
筆者認(rèn)為，如果一家公司在使用馬頭品牌文字標(biāo)志時(shí)添加了馬頭圖案，則應(yīng)冒充注冊(cè)商標(biāo)或自行變更注冊(cè)商標(biāo)，應(yīng)根據(jù)具體情況判斷:
1.如果馬頭品牌文字與馬頭圖案關(guān)系密切，馬頭圖案在視覺(jué)上是一個(gè)整體，是一個(gè)商標(biāo)，則視為改變馬頭品牌文字的注冊(cè)商標(biāo)圖案的圖案和搭配風(fēng)格，構(gòu)成自行改變注冊(cè)商標(biāo)的行為。
2.如果馬頭品牌文字和馬頭圖案單獨(dú)使用或者沒(méi)有密切聯(lián)系，在視覺(jué)上就不是一個(gè)整體，而是兩個(gè)獨(dú)立的個(gè)體，即使馬頭圖案只是包裝上的一個(gè)裝飾，也不能視為構(gòu)成自行變更注冊(cè)商標(biāo)的行為。如果馬頭圖案上標(biāo)注有注冊(cè)商標(biāo)，則可視為冒充注冊(cè)商標(biāo)。注冊(cè)商標(biāo)未標(biāo)注的，只要馬頭圖案不侵犯他人商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，就不違法。
3.根據(jù)原文中提到的案例，馬頭牌的字體大小與馬頭圖案相比，顯得很小，很曖昧。無(wú)論馬頭紋和馬頭字是單獨(dú)使用還是組合使用，作者都同意原作者的觀點(diǎn)，馬頭紋是另一個(gè)新商標(biāo)。但公司的行為是否構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)的行為，取決于注冊(cè)商標(biāo)是標(biāo)注在馬頭圖案的右上角還是右下角。如果只標(biāo)注在馬頭品牌的文字標(biāo)志的右上角或者右下角，可以認(rèn)為馬頭圖案只是一個(gè)未注冊(cè)商標(biāo)或者產(chǎn)品的包裝裝潢圖案。
□鄭洪翔
(iii)
公司在使用馬頭牌文字標(biāo)志時(shí)，同時(shí)使用馬頭圖案和注冊(cè)標(biāo)志，即由文字標(biāo)志改為圖文結(jié)合商標(biāo)。某公司變更了原馬頭牌注冊(cè)商標(biāo)驗(yàn)證的主要內(nèi)容，商標(biāo)表述發(fā)生了實(shí)質(zhì)性變化。因此，公司使用圖文結(jié)合商標(biāo)構(gòu)成冒充注冊(cè)商標(biāo)的行為。如果他人在相同或類(lèi)似商品上有相同或類(lèi)似的圖形商標(biāo)被批準(zhǔn)注冊(cè)，公司也可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
□段和盛
(iv)
在這種情況下，一家公司將馬頭字符和馬頭圖案一起使用。變更后的商標(biāo)和原注冊(cè)商標(biāo)都含有馬頭文字，相關(guān)公眾對(duì)馬頭圖案的印象與馬頭文字直接相關(guān)，因此人們可以將兩個(gè)商標(biāo)聯(lián)系在一起。根據(jù)《商標(biāo)審定標(biāo)準(zhǔn)》(2005年12月公布)第三部分關(guān)于相同、類(lèi)似商標(biāo)的審查規(guī)定中對(duì)組合商標(biāo)的審查標(biāo)準(zhǔn)，如果組合商標(biāo)中的漢字相同或者近似，容易使相關(guān)公眾誤解商品或者服務(wù)的來(lái)源，則判定為近似商標(biāo)。因此，本案中變更的商標(biāo)與原注冊(cè)商標(biāo)類(lèi)似，公司的行為應(yīng)定性為自行變更注冊(cè)商標(biāo)的行為。
□宋健
(v)
筆者認(rèn)為，只有排除侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的情形，才能定性為冒充注冊(cè)商標(biāo)。根據(jù)案件的敘述，在某公司向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)中，既有馬頭牌的字標(biāo)，也有馬頭圖案商標(biāo)。經(jīng)商標(biāo)局審查，只有馬頭牌字商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)，而馬頭圖案商標(biāo)未獲準(zhǔn)注冊(cè)。原文沒(méi)有說(shuō)明馬頭圖案商標(biāo)為什么不被核準(zhǔn)注冊(cè)。很有可能馬頭圖案與他人在同一商品或者類(lèi)似商品上的注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似。公司明知未獲得馬頭圖案注冊(cè)商標(biāo)，仍在商品標(biāo)簽上使用馬頭圖案和注冊(cè)商標(biāo)，并顯著使用馬頭圖案的，其行為涉嫌構(gòu)成《商標(biāo)法》第五十二條第(一)項(xiàng)所指的商標(biāo)侵權(quán)。依照《商標(biāo)法》第五十三條和《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十二條的規(guī)定，處以違法經(jīng)營(yíng)額三倍以下的罰款，并沒(méi)收、銷(xiāo)毀侵權(quán)商品。
□楊振強(qiáng)
(六)
中國(guó)工商出版社出版的《商標(biāo)的法律理解與適用》一書(shū)中，主要有以下幾點(diǎn): (一)自行變更注冊(cè)商標(biāo)是商標(biāo)注冊(cè)人及其被許可人在保持其注冊(cè)商標(biāo)基本特征的同時(shí)，擅自變更其注冊(cè)商標(biāo)的文字、字母、數(shù)字、圖形、立體形狀和顏色組合的違法行為。該行為的主要特征是維持(2)其注冊(cè)商標(biāo)在實(shí)際使用中發(fā)生本質(zhì)特征變化的，變更后的商標(biāo)與原注冊(cè)商標(biāo)不再是類(lèi)似商標(biāo)，在變更后的商標(biāo)上增加注冊(cè)商標(biāo)，構(gòu)成冒充注冊(cè)商標(biāo)，甚至可能侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)。(3)上述標(biāo)準(zhǔn)是相對(duì)的，而不是絕對(duì)的，商標(biāo)變更的程度應(yīng)逐案確定。變更后的商標(biāo)與原注冊(cè)商標(biāo)相似的，不一定屬于自行變更注冊(cè)商標(biāo)的行為；自行變更注冊(cè)商標(biāo)，也可能侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)；如果一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)的文字與其他數(shù)字重新組合，足以讓人認(rèn)為是新商標(biāo)，那就是假冒注冊(cè)商標(biāo)。
根據(jù)《商標(biāo)法》第四十四條第(一)項(xiàng)的含義，只要商標(biāo)注冊(cè)人或者其被許可人的行為足以使人認(rèn)為實(shí)際使用的帶有注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)是對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)的擅自變更(變更后使用的商標(biāo)與其注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo))，無(wú)論變更后的商標(biāo)是否足以使人認(rèn)為是新商標(biāo)，都構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十四條第(一)項(xiàng)。在實(shí)踐中，也有一些商標(biāo)注冊(cè)人在保留其注冊(cè)商標(biāo)的原商標(biāo)和商標(biāo)注冊(cè)標(biāo)記的主要部分的前提下，采取擅自增加新的圖案、文字、數(shù)字等標(biāo)記的方式，使實(shí)際使用的變更后的商標(biāo)成為與自己注冊(cè)商標(biāo)相似的新商標(biāo)，同時(shí)又與他人在相同或者類(lèi)似商品上注冊(cè)的商標(biāo)相同或者近似，足以造成混淆和誤認(rèn)。對(duì)于此類(lèi)當(dāng)事人，執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)查處商標(biāo)侵權(quán)行為。同時(shí)，對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重或者拒不改正的當(dāng)事人，也應(yīng)當(dāng)自行變更注冊(cè)商標(biāo)，由商標(biāo)局撤銷(xiāo)其注冊(cè)商標(biāo)。也就是說(shuō)，商標(biāo)注冊(cè)人將其注冊(cè)商標(biāo)變更為與自己的注冊(cè)商標(biāo)相似、與他人在相同或者類(lèi)似商品上注冊(cè)的商標(biāo)相同或者近似的新商標(biāo)，足以造成混淆、誤認(rèn)的，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)與注冊(cè)商標(biāo)自行變更的假想重合。由于商標(biāo)侵權(quán)和假冒注冊(cè)商標(biāo)也可以有想象中的競(jìng)爭(zhēng)，上述情況實(shí)際上構(gòu)成了商標(biāo)侵權(quán)與注冊(cè)商標(biāo)自改和假冒注冊(cè)商標(biāo)之間的非法競(jìng)爭(zhēng)。基于“孰重孰輕”的法律解釋規(guī)則，商標(biāo)注冊(cè)人擅自將其注冊(cè)商標(biāo)變更為與自己的商標(biāo)類(lèi)似的新商標(biāo)，但未侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成自己變更注冊(cè)商標(biāo)與冒充注冊(cè)商標(biāo)之間的想象競(jìng)合侵權(quán)。因此，筆者認(rèn)為，本案當(dāng)事人的行為構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)與自行變更注冊(cè)商標(biāo)之間的想象競(jìng)爭(zhēng)。
□黃普林
(VII)
使用注冊(cè)商標(biāo)是一種嚴(yán)重的法律行為。商標(biāo)一經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)，必須嚴(yán)格按照核準(zhǔn)的內(nèi)容使用。本案中，一家公司向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)馬頭品牌文字和馬頭圖案商標(biāo)，但僅獲準(zhǔn)注冊(cè)馬頭品牌文字商標(biāo)。公司實(shí)際使用的商標(biāo)圖案為馬頭品牌文字標(biāo)記加馬頭圖案，文字部分相對(duì)馬頭圖案較小且模糊不清，也就是說(shuō)當(dāng)事人突出馬頭圖案未經(jīng)批準(zhǔn)的商標(biāo)，構(gòu)成冒充注冊(cè)商標(biāo)的行為。如果相同或類(lèi)似商品上的馬頭標(biāo)志商標(biāo)是他人預(yù)先注冊(cè)的，則該案件應(yīng)定性為商標(biāo)侵權(quán)。
□陶萍
(VIII)
在某公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的消毒產(chǎn)品中，將商標(biāo)局核準(zhǔn)的馬頭牌注冊(cè)商標(biāo)變更為圖文結(jié)合商標(biāo)，屬于《商標(biāo)法》第二十二條規(guī)定的“變更其標(biāo)志”，即該公司變更了注冊(cè)商標(biāo)的構(gòu)成要素或其排列組合，但變更后的圖文結(jié)合商標(biāo)與變更前的馬頭牌文字標(biāo)志直接相關(guān)，屬于近似商標(biāo)。
根據(jù)全國(guó)人大網(wǎng)站公布的《商標(biāo)法解釋》，第四十四條第(一)項(xiàng)“自行變更注冊(cè)商標(biāo)”說(shuō)明:“依照本法規(guī)定，需要變更注冊(cè)商標(biāo)的文字、圖形、字母、數(shù)字、立體標(biāo)志和顏色組合以及上述要素的組合的，屬于商標(biāo)權(quán)客體的變更，應(yīng)當(dāng)重新提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。不申請(qǐng)重新注冊(cè)是本法禁止的行為?！睋?jù)此，本案當(dāng)事人在使用注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，改變商標(biāo)標(biāo)識(shí)，未重新申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的，視為自行改變注冊(cè)商標(biāo)的行為。
□夏吉輝
